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    「专利权司法保护条文」解读

    来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

    作者:邓超   公号IP法

    原标题:专利权司法保护条文解读

    我国的《专利法》是一部主要与专利申请和审查有关的法律,在《专利法》的八章中,只有一章、即第七章涉及专利权的保护,其中还包括了司法保护和行政保护这两条保护途径的内容。除了第一章的总则以及第八章的附则外,《专利法》的其他章节分别涉及授权的条件、专利申请、专利申请的审查和批准、专利权的期限、终止和无效以及强制许可。而在《专利法实施细则》的八章中,也只有一章、即第七章涉及专利权的保护。其他的七章分别是总则、专利申请、专利申请审查和批准、复审与无效宣告、强制许可、针对职务发明的奖励和报酬以及专利登记和专利公报。而《专利法实施细则》第七章的专利权的保护也仅仅涉及专利权的行政保护,而非专利权的司法保护。

    综上,在法律层面上,有关专利权司法保护的条文只有《专利法》第七章中的若干原则性规定。法院处理专利侵权案件的主要依据是最高院的三个司法解释,即,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(下称《专利纠纷规定》)、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称《侵权解释》)以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称《侵权解释二》)。另外,根据《最高人民法院关于案例指导工作的规定》,最高院发布的指导案例也具有相当于司法解释的法律效力,也有人将指导案例称作“零售”的司法解释。

    除此之外,各地方法院也出台过一些专利侵权相关的文件,例如北京高院的《专利侵权判定指南(2017)》、上海高院的《专利侵权纠纷审理指引(2011)》以及2018年广东高院的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)》等。在行政领域,2016年国家知识产权局出台过《专利侵权行为认定指南(试行)》。由于这些文件没有法律效力,本文不赘言。

    本文通过《专利法》、最高院的上述三个司法解释以及与专利相关的若干指导案例,对专利权司法保护的概要进行梳理。

    关于专利权的效力

    不同于著作权这种完成即自动产生的权利,专利权是由国家行政部门授予的。无论是发明、实用新型还是外观设计,都需要我国的国家知识产权局批准。国家知识产权局授予专利权被认为是一种行政确认行为。同时,如果任何人认为授予的专利权不合法,根据《专利法》45条,只能向专利复审委员会(简称“复审委”)提出无效宣告请求来进行解决。复审委针对专利权做出有效、无效的决定也是一种行政确认行为。

    另外,为了符合WTO的要求,我国在入世之后引入了行政行为的司法审查制度。换言之,绝大多数的行政行为的结果不再具有终局性,其合法性、合理性需要接受法院的审查。但是根据我国的《行政诉讼法》77条,法院仅能改判明显不当的行政处罚、或者对款额认定错误的行政行为。因此,复审委的管辖法院也不能直接改判复审委的决定,而只能判决让复审委重新作出决定。换言之,我国的法院在民事诉讼中不能直接判定专利是否有效,只有复审委的管辖法院、即北京知识产权法院及其上级的北京高院在行政诉讼中能够审查复审委的决定是否合法,从而间接地认定专利权的效力。在专利侵权诉讼这一民事程序中,所有法院都只能在推定专利权有效的基础上进行裁判,包括原被告在内的诉讼参与人不能质疑专利权的效力。

    如果侵权诉讼中的被诉侵权人认为涉案专利不合法,那么作为应对手段,被诉侵权人可以另行向复审委提出专利无效的请求;并且/或者在专利侵权诉讼中主张不侵权抗辩。换言之,被诉侵权人在侵权诉讼中主张专利不合法、专利应该被无效是一种无效的抗辩。

    1.1涉案专利不具有新颖性

    在被诉侵权人认为涉案专利不具有新颖性时,除了另行向复审委宣告该专利无效外,还可以在专利侵权诉讼中主张现有技术抗辩。

    相关规定有:《专利法》62条,被诉侵权技术或设计是现有技术或设计时,不构成侵权;《侵权解释一》14条,在被诉侵权技术或设计与一项现有技术或设计相同或无实质性差异时,抗辩成立;以及《侵权解释二》22条,现有技术抗辩时,现有技术或现有设计依据专利申请日时施行的专利法来界定。

    《专利法》62条规定了现有技术抗辩的基本规则,如果被诉侵权人使用的是公有领域的现有技术或设计,为避免在侵权诉讼中另行启动专利确权的行政程序,导致侵权诉讼的拖延,被诉侵权人可以此为由进行抗辩。(在《专利法》第三修正案之前,现有技术抗辩只能适用于等同侵权,而不能适用于相同侵权。相同侵权时只能向复审委宣告专利无效。)

    《侵权解释一》14条对现有技术抗辩进行了更详细的规定。首先,确定了现有技术抗辩的对象是一项现有技术或者设计,而不能是多个。判断新颖性时的现有技术或者设计只能有一项,多项现有技术或者设计组合时就不再是新颖性,而是涉及创造性的判断了。换言之,被诉侵权人只有在专利权不具有新颖性时才能在侵权的民事诉讼中主张抗辩,而在专利权不具有创造性时不能主张抗辩。新颖性、创造性是行政机关在专利授权、确权程序中对专利进行法律评价的标准,但是不为审理侵权诉讼的法官所熟悉(法官更熟悉等同原则)。另外,新颖性的判断更为客观,而创造性的判断主观性更强,放开以创造性主张抗辩的话容易导致标准不统一。

    其次,该条款放宽了现有技术的范围,并不要求完全相同,在与现有技术无实质性差异时,现有技术抗辩依然成立。该条款提及的“无实质性差异”可以按照“等同”来掌握,一般可以认为现有技术与所属技术领域公知常识的简单组合属于“无实质性差异”。此外,对于现有技术的改变有可能使得现有技术抗辩不再成立。例如,被诉侵权技术与现有技术都是一种循环冷却装置,现有技术使用的冷却水的温度为10度,而被诉侵权技术使用的冷却水的温度为15度;二者虽然不同但是可以被认为没有实质性差异。同样以上述例子为例,在现有技术不变的情况下,如果被诉侵权技术使用的冷却介质是液氮,那么二者可能被认为具有实质性差异,从而使得现有技术抗辩不再成立。

    最后,该条款明确了现有技术抗辩的具体操作方式,即,比较的对象是被诉落入涉案专利的技术特征(而非被诉技术的全部技术特征)与现有技术的技术特征。例如涉案专利的范围是A1+B1,被诉侵权技术的范围是A2+B2+C2,而现有技术的范围是A3+B3+C3+D3;在主张现有技术抗辩时,只要被诉侵权技术的特征A2和B2与现有技术的特征A3和B3相同或无实质性差异,现有技术抗辩即可成立。并不需要比较A1和B1与A2和B2,也不需要比较A2和B2和C2与A3和B3和C3。

    《侵权解释二》22条规定了现有技术抗辩适用的法律,主要是因为我国《专利法》第二修正案与第三修正案对于现有技术的认定标准有所不同。二者的区别在于,在第二修正案中,新颖性标准是相对标准,不包括外国的公开使用;而在第三修正案中,新颖性标准采用的是绝对标准,国内外的公开使用都会破坏新颖性。在2009年10月1日(不含该日)前申请的专利,其现有技术抗辩适用《专利法》第二修正案,不包括国外的公开使用;在2009年10月1日(含该日)之后申请的专利,其现有技术抗辩适用《专利法》第三修正案,包括国外的公开使用。

    1.2涉案专利不清楚

    在被诉侵权人认为涉案专利不清楚时,除了另行向复审委宣告该专利无效外,还可以在专利侵权诉讼中主张该专利的保护范围无法确定。

    相关规定有:指导案例55号,如果权利要求中术语的具体含义不能确定而导致专利权的保护范围不清楚,那么不能认定构成侵权;《侵权解释二》3条,专利文件明显不清楚,导致说明书不能解释权利要求,针对专利提出无效时法院应当裁定中止诉讼;未提出无效的,法院根据权利要求的记载确定保护范围;《侵权解释二》4条,专利文件有歧义,但本领域技术人员阅读专利文件后可以得出唯一理解的,以该唯一理解认定。

    在指导案例55号中,涉案实用新型专利的权利要求1记载了“导磁率高”,最高院认为该技术特征的具体范围难以确定。最高院指出,专利权的保护范围应当清楚,如果权利要求书的表述存在明显瑕疵,结合涉案专利说明书、附图、本领域的公知常识及相关现有技术等,不能确定权利要求中技术术语的具体含义而导致专利权的保护范围明显不清,则因无法将其与被诉侵权技术方案进行有实质意义的侵权对比,从而不能认定被诉侵权技术方案构成侵权。

    《侵权解释二》3条规定了在包括说明书、权利要求的专利文件明显不清楚时,法院针对该专利是否被提起无效的不同情况下的处理方式。由于该条限定了专利文件的不清楚需要达到说明书不能解释权利要求的程度,例如说明书与权利要求没有关联或者彼此矛盾,因此使用得较少。对于权利要求得不到说明书支持的其他情形不适用本条,避免侵权程序过多地介入无效程序以及由此带来的裁判标准不一的问题。

    《侵权解释二》4条规定了在专利文件存在歧义但是本领域技术人员可以得到唯一理解时,以该唯一理解认定。与之相应,2017年《审查指南》的修改在IV.III-4.6.2的无效程序中也允许了“明显错误的修正”。因为在我国,即使专利文件存在瑕疵,在专利授权后也没有任何救济程序(除了专利权人针对自己的专利提出无效外)。另外,考虑到我国专利代理行业仍然正在发展当中,专利文件的撰写难免出现一些疏忽,如果专利文件中被发现具有瑕疵就简单地认定权利要求是不清楚的,那么这对于权利人而言不太合理,不利于保护创新(避免唯文字论)。因此,在专利确权的无效程序以及专利侵权的诉讼程序中都给予了明显错误一些救济方式。但同时,该条款应该被严格掌握(强调“唯一”理解),不能被视为在侵权阶段给予了权利人又一次修改权利要求的机会。

    1.3涉案专利的权利要求得不到说明书支持(缺少必要技术特征)

    发明和实用新型专利权的保护范围由权利要求界定,而权利要求往往是由说明书中的具体实施例概括得来的。权利要求概括的技术方案的范围肯定要大于说明书中具体实施例的范围,但是这种概括不能不适当地大,否则会导致权利要求得不到说明书支持的问题。被诉侵权人在民事诉讼中不能向法院以权利要求得不到说明书支持为由进行抗辩,但是可以要求法院将权利要求以能够得到说明书支持的方式解释。

    如上所述,在众多的无效理由(主要包括专利客体、保密审查、新颖性、创造性、实用性、清楚、权利要求得到说明书支持、修改不超范围等)当中,被诉侵权人可以在民事诉讼程序中以新颖性和清楚为由主张抗辩。此外,在权利要求得不到说明书支持(缺少必要技术特征)时,被诉侵权人可以要求法院将权利要求以能够得到说明书支持的方式解释。

    关于除此之外的无效理由,被诉侵权人只能另案针对涉案专利提起无效。

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